SOMMARIO:

1. Premessa. - 2. Il contratto di licenza d’uso disoftware e il problema dell’esau­rimento. – I. Le licenze d’uso. - II. Il principio di esaurimento. - 3. L’inquadramento della licenza d’uso in figure negoziali tipiche e principali implicazioni in punto di conferimenti nelle società di capitali. - 4. I casi più rilevanti nel panorama europeo. – I. Il caso Half-life 2. - II. Il caso UsedSoft. - III. Il caso S. - IV. Il caso Green-It. - NOTE

1. Premessa.

Il presente studio ha ad oggetto una particolare fattispecie negoziale, diffusasi negli ultimi anni a seguito dello sviluppo degli scambi di beni dematerializzati per via telematica: la licenza d’uso di software. In conseguenza della graduale scomparsa della necessità di dotarsi di un supporto fisico, anche al fine di agevolare la sempre maggiore diffusione dei programmi per elaboratore, gli operatori del mercato hanno sviluppato nuove forme contrattuali, rispondenti alle più recenti esigenze di tutela, e tra le più diffuse (e di maggior rilevanza) vi è senza dubbio la licenza d’uso di software, con la quale il consumatore assume la posizione di licenziatario/utente, mentre il professionista/distri­butore quella di licenziante [1]. La principale caratteristica di tale schema negoziale è di limitare l’assetto dei diritti e delle facoltà attribuite agli utilizzatori finali del prodotto; quest’ultimi infatti, seppur sostanzialmente acquirenti, non risultano dotati dei diritti che invece normalmente vengono riconosciuti (ad esempio) all’esito di una compravendita di beni mobili [2], e la cui mancanza non solo è atta ad alterare la stessa fruizione economica dell’operazione, ma altresì, proprio per tale ragione, rivela alcune criticità rispetto ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico sia interno che comunitario.

2. Il contratto di licenza d’uso disoftware e il problema dell’esau­rimento. – I. Le licenze d’uso.

Nello schema contrattuale maggiormente diffuso di licenza d’uso [3], il licenziante concede, a fronte del pagamento di una certa somma, la facoltà di sfruttare in maniera non esclusiva [4] un programma c.d. “pacchettizzato” (dotato di tutte le necessarie caratteristiche atte a renderlo pienamente funzionante, prodotto in serie e non modificabile) [5], conservando la facoltà di incidere significativamente sulle vicende successive riguardanti la sua circolazione. La facoltà del licenziante di controllare la successiva trasmissione dei diritti di utilizzo concessi in licenza è il cardine di tale negozio. La limitazione dei diritti dell’utente, complementare all’estensione dei diritti del distributore, sarebbe dovuta alla necessità di quest’ultimo di impedire che il software oggetto di scambio possa essere successivamente moltiplicato e diffuso a prescindere dal suo consenso [6]. A tale condivisibile e legittima volontà consegue, nei fatti, una ben più stringente regolamentazione pattizia: difatti ad essere vietati non sono le diffusioni di copie del programma trasferito, a seguito di duplicazione, bensì lo scambio dello stesso esem­­plare originariamente ricevuto dall’acquirente, il quale non avrebbe quindi modo di poterlo legittimamente cedere a terzi [7]. In altri termini, ratio di tale tipologia contrattuale sarebbe di disgiungere categoricamente la cessione dematerializzata del programma dallo schema tradizionale della vendita, al fine di permettere al produttore/distributore il mantenimento del controllo sulla circolazione dei prodotti messi in commercio [8]. Il discrimen principale tra una licenza d’uso ed un’ordinaria vendita di softwareconsiste quindi in ciò: (i) per quanto riguarda la compravendita, all’acquirente viene concessa, insieme con il diritto di utilizzo, anche la libera facoltà di pieno e libero sfruttamento della copia acquistata, secondo i parametri stabiliti dalla disciplina legislativa, ed in particolare di cui alla L. 633/41, artt. 17, comma 2, e 64 bis, lett. c), secondo periodo, ove, nel caso di trasferimento di programmi per elaboratore, viene espressamente prescritta l’applicazione del c.d. “principio d’esaurimento” [9]; (ii) con riferimento alle licenze d’uso, invece, [continua ..]

II. Il principio di esaurimento.

In merito alla ratio del principio di esaurimento, si annoverano diverse opinioni in dottrina [10], le quali possono sostanzialmente ricondursi a due orientamenti fondamentali: (i) secondo una prima tesi, questo principio sarebbe conseguenza diretta del carattere eccezionale dell’esclusiva conferita dai diritti di proprietà intellettuale (che è giustificata unicamente dalla necessità di remunerare gli autori/inventori), rispetto al principio supremo di libera iniziativa economica. Scopo dell’esaurimento sarebbe quindi di delimitare il monopolio conferito dalla legge tramite il diritto d’autore o la tutela brevettuale, in una misura considerata sufficiente per rientrare adeguatamente degli investimenti effettuati [11]; (ii) un differente orientamento ritiene invece che l’esaurimento permetterebbe sostanzialmente di garantire la certezza degli scambi commerciali, la quale verrebbe compromessa qualora il titolare del diritto di distribuzione potesse condizionare le cessioni successive alla prima [12]. L’esaurimento, nel primo caso, si configurerebbe quindi come principio cogente avente portata generale, deputato a tutelare interessi propri della collettività, ossia la necessità che non sia riconosciuto in capo ad un singolo un monopolio legale illimitato (in applicazione dell’art 41 comma 1 Cost.), per cui eventuali accordi posti in sua deroga dovranno ritenersi nulli ex art. 1418, comma 1, c.c., ove ciò non sia giustificato dal contemperamento con interessi aventi medesima o superiore rilevanza per l’ordinamento [13]. Nel secondo caso, invece, l’esaurimento assumerebbe carattere particolare, ed in tal senso si può ritenere abbia lo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei terzi acquirenti, i quali non dovrebbero essere ritenuti soggetti all’onere di informarsi dell’esistenza dei possibili vincoli (di natura contrattuale) posti alla circolazione dei beni oggetto di privativa; a tali vincoli dovrebbe difatti essere riconosciuta efficacia soltanto obbligatoria ed inter partes, con la conseguenza (come si vedrà infra) che eventuali loro violazioni non potranno comunque limitare il legittimo utilizzo del programma fatto in buona fede [14] (potendo l’eventuale trasferimento dello stesso, verosimilmente, riverberarsi unicamente sul soggetto che abbia ceduto ad altri la copia [continua ..]

3. L’inquadramento della licenza d’uso in figure negoziali tipiche e principali implicazioni in punto di conferimenti nelle società di capitali.

Un considerevole impegno interpretativo è stato profuso da parte di giurisprudenza e dottrina, al fine di ricomprendere lo schema della licenza d’uso all’interno della struttura giuridica di istituti già tipizzati dal legislatore, così da rilevare, secondo criteri analogici, la disciplina maggiormente adatta alla regolazione di tale fenomeno negoziale (sempre con principale riferimento alla individuazione della capacità del soggetto acquirente di trasferire a terzi il programma per elaboratore ricevuto in licenza). Secondo un primo orientamento, maggioritario, data la limitatezza delle facoltà trasferite e la portata dei controlli conservati dal proprietario del software, la licenza d’uso dovrebbe inquadrarsi nello schema della locazione, sia pure con profili atipici [25]. In tal senso, si veda la più risalente pronuncia della Pretura di Monza, sentenza del 27 settembre 1989 [26], ove è stato affermato che “chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario non può a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del diritto d’autore spetta il diritto di mettere in commercio l’opera” [27]. Si è espresso in senso analogo anche il Tribunale di Bari, sentenza del 4 giugno 1994 [28], secondo cui “con riferimento ai programmi per computer […], lo schema della vendita […]appare inapplicabile. Invero, in tema di contratti relativi al «software» (i programmi), vi è una netta distinzione tra i contratti di cessione dei diritti attinenti lo sfruttamento economico del programma stesso; la prima tipologia contrattuale è generalmente e comunemente denominata «licenza d’uso» ed ha ad oggetto il trasferimento dei diritti d’uso, in maniera non esclusiva, atteso che il cedente opera la cessione a favore di una pluralità di soggetti, senza che venga trasferita la proprietà del programma; il secondo tipo contrattuale, […] è una vera e propria vendita del programma che, però, non consente l’uso ripetuto del bene da parte di più soggetti. Dagli atti di causa emerge con chiarezza che il contratto controverso è da ritenere inquadrabile nella prima categoria, atteso che la convenuta non ha ceduto in via esclusiva i propri diritti relativi al programma all’attrice, [continua ..]

4. I casi più rilevanti nel panorama europeo. – I. Il caso Half-life 2.

Con riferimento al panorama comunitario, risulta di particolare interesse, anche a fini comparatistici, ricostruire i principali orientamenti giurisprudenziali delineatesi in tema di qualificazione della licenza d’uso di software, esaminando alcuni dei casi più rappresentativi sottoposti alle corti europee. Si veda, in primis, la sentenza del Corte Federale Tedesca, dell’11 febbraio 2010 [45]: in tale caso la Corte Federale si è pronunciata sul ricorso promosso avverso la sentenza della Corte di Appello di Amburgo del 16 ottobre 2008, dalla Verbraucherzentrale Bundesverband (ossia la Federazione delle organizzazioni dei consumatori tedeschi, di seguito «VZBV»). La fattispecie in particolare riguardava l’impossibilità per gli acquirenti della società resistente (di seguito «VS»), di cedere i prodotti informatici da questa distribuiti senza provvedere anche al trasferimento dell’account personale. Tale account è una sezione privata della piattaforma informatica dedicata ai dati personali dell’acquirente, che viene creata come condizione necessaria all’acquisto e/o all’u­ti­lizzo del software trasferito: a tale profilo infatti viene collegato indissolubilmente, al momento dell’installazione, un particolare codice, che fungendo da chiave d’acceso permette, tramite una procedura di riconoscimento telematica, di far eseguire il programma sulla macchina dell’utente. La VZBV riteneva che ciò, implicando l’impossibilità di cedere utilmente il DVD-ROM nel quale era originariamente contenuto il software, violasse il principio di esaurimento stabilito dalla legge del diritto d’autore tedesca [46]. Difatti, al trasferimento fisico del DVD-ROM non sarebbe conseguita anche la possibilità di utilizzare il bene immateriale contenuto nel medium, che necessitava della chiave d’accesso collegata all’account del primo acquirente registrato. La VZBV aveva, quindi, chiesto un’azione inibitoria nei confronti della parte convenuta, relativamente a tale pratica commerciale. Prima il Tribunale e quindi la corte d’Appello d’Amburgo, e in ultima istanza la Suprema Corte Federale hanno però rigettato il ricorso. La Corte Federale in particolare specifica che “il principio di esaurimento del diritto di distribuzione non viene [continua ..]

II. Il caso UsedSoft.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la celebre causa C-128/11 [47] (che ha segnato un’importante evoluzione nella materia trattata), riguarda la controversia tra la società UsedSoft GmbH (di seguito, «UsedSoft») e la società Oracle International Corporation (di seguito, «Oracle») in merito alla legittimità delle operazioni svolte dalla prima, di acquisto dagli utenti e successiva rivendita di licenze di programmi per elaboratore, di proprietà dalla seconda [48]. Il giudizio origina dall’azione proposta dalla Oracle dinanzi al Tribunale di Monaco, intesa ad ingiungere alla UsedSoft la cessazione di dette pratiche di rivendita: tale società, nel dettaglio, si occupava di acquistare presso i clienti della Oracle le licenze di utilizzazione dei software, con annesse le relative chiavi di attivazione; i clienti della UsedSoft, non ancora in possesso del programma della Oracle, dopo aver acquisito la licenza usata, potevano quindi scaricare una copia del programma direttamente dal sito internet della società attrice, utilizzando le suddette chiavi fornite dalla convenuta. La Corte di Giustizia, a cui è stata rinviata la questione della Corte Federale Tedesca, ha quindi dichiarato, in contrasto con quanto ritenuto nelle pronunce delle corti tedesche, che “in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione [a norma dell’art. 4, § 2 della direttiva 24/2009, n.d.r.] e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore [ai sensi del­l’art. 5, § 1 della direttiva 24/2009, n.d.r.] beneficiando del diritto di riproduzione”. Per giungere a tale conclusione, viene indicato preliminarmente che “al fine di [continua ..]

III. Il caso S.

Successivamente al caso UsedSoft e alla relativa pronuncia della Corte di Giustizia, la VZBV, ritenendo che quest’ultima potesse mutare l’orienta­mento della giurisprudenza tedesca in merito alla possibilità per gli acquirenti di software di rivendere gli stessi dopo il loro utilizzo, ha nuovamente proposto ricorso, questa volta al Tribunale Regionale di Berlino. In particolare, la VZBV sosteneva che le clausole del contratto di licenza utilizzato dalla VS, relative al divieto di trasferire l’accountutente, i diritti di utilizzo, l’abbonamento nonché i software trasferiti ai propri utenti erano in conflitto con la legge sul diritto d’autore, secondo l’interpretazione fornita dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La corte di Berlino ha però nuovamente rigettato il ricorso della VZBV, con la pronuncia del 21 gennaio 2014 [52], ritenendo che “il modello offerto dal convenuto si differenzia notevolmente dal modello alla base della decisione Corte di giustizia europea nella sentenza UsedSoft del 3 luglio 2012. Infatti, il software necessario per l’utilizzo del gioco acquistato dall’utente tramite download o su supporto dati non viene completamente installato sul computer dell’utente; è invece necessario effettuare l’accesso agli altri software disponibili sui computer host. Pertanto la connessione al server del convenuto viene nuovamente stabilita ad ogni utilizzo di un gioco integrato nei servizi online di S […]. In questo modo il convenuto fornisce servizi autonomi e su base continuativa. Sul principio di esaurimento non si può fondare alcuna richiesta di prestazione di servizi da parte di terzi nei confronti del convenuto, vale a dire l’accesso al suo server e ai suoi servizi, né può comportare l’obbligo per il convenuto di trasferire a terzi i rapporti giuridici stabiliti con l’utente senza il suo consenso […] in caso di libera trasferibilità degli account utente, il convenuto sarebbe costretto a tollerare anche gli utenti esclusi legittimamente dal servizio per violazione delle condizioni di utilizzo. Infine, la libera trasferibilità degli account utente comporterebbe conseguenze considerevoli dal punto di vista del diritto alla riservatezza dei dati personali, poiché a un account utente sarebbero collegati dati [continua ..]

IV. Il caso Green-It.

Da ultimo, si registra la più recente sentenza della BHG, con la quale si è assistito ad un sostanziale revirementdell’orientamento fino ad oggi risultato in assoluto dominante nella giurisprudenza tedesca [54]. La fattispecie si presenta analoga a quella del caso UsedSoft: la società convenuta acquistava dagli utenti licenze usate (comprensive di chiavi di attivazione) del software della società attrice, per poi rivenderle ai propri clienti, i quali potevano scaricare e installare il programma desiderato direttamente dalla piattaforma software della licenziante originaria. Nel caso di specie la Corte Federale, a fronte dell’azione inibitoria esperita della software house attrice, mutuando l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto di dover applicare il principio di esaurimento: ciò, in particolare, sul presupposto che il prezzo richiesto per la concessione in licenza del programma fosse corrispondente al valore economico del programma stesso (ossia “tale da consentire all’avente diritto di ottenere una remunerazione commisurata al valore economico della copia dell’opera a lui appartenente”). Di particolare interesse è quanto affermato dalla Corte, secondo cui “Il diritto di esclusiva nella distribuzione del programma non può ritenersi violato, in virtù dell’avvenuto esaurimento, in seguito alla vendita operata dal distributore autorizzato della chiave di attivazione del prodotto e del relativo contenitore. D’altronde, l’esaurimento del diritto di distribuzione non può ritenersi nemmeno compromesso dal fatto che il licenziante trasferisca all’acquirente del programma per elaboratore i diritti d’uso solo per un certo periodo di tempo”. La Corte tedesca si sposta quindi anche oltre quanto statuito dal giudice comunitario non solo affermando che il principio di esaurimento debba applicarsi alle licenze d’uso, senza dover necessariamente inquadrare le stesse nella categoria tipica del contratto di compravendita, ma altresì ritenendo applicabile detto principio anche ove trattasi di una licenza a tempo determinato (nella fattispecie, le licenze erano concesse dall’attrice con termine di validità annuale). Con riferimento a tale secondo punto, la BHG afferma che “il diritto di uso temporaneo non differenzia la presente fattispecie [continua ..]

NOTE